151 – Semana –  Ação inibitória para Proteção da Propriedade Industrial

Coluna Descortinando o Direito Empresarial, por Leonardo Gomes de Aquino, articulista do Jornal Estado de Direito

 

 

 

 

151 – Semana –  Ação Inibitória [1]

 

 

     O art. 207 da LPI permite que o prejudicado proponha qualquer ação civil que considerar oportuna ao delito. Dispõe o artigo 207 da LPI que: “independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil”. [2]

     Patrícia Luciane de Carvalho consubstancia que a tutela da propriedade intelectual está relacionada ao uso exclusivo por determinado tempo do objeto da criação, com a finalidade de manter e incentivar a atividade criativa/inventiva.[3]

     De toda forma, a ação inibitória se funda no próprio direito material.

     Se várias situações de direito substancial, diante de sua natureza, são absolutamente invioláveis, é evidente a necessidade de se admitir uma ação de conhecimento preventiva.

     Do contrário, as normas que proclamam direitos, ou objetivam proteger bens fundamentais, não teriam qualquer significação prática, pois poderiam ser violadas a qualquer momento, restando somente o ressarcimento do dano. [4]

     A tutela inibitória encontra referência no parágrafo 1º do artigo 209 da LPI que dispõe que “poderá o juiz, nos próprios autos da ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução, em dinheiro ou garantia fidejussória”.

     Assim, não a dúvida, na doutrina e na jurisprudência, quanto à possibilidade do uso da ação inibitória, autônoma, antecipatória ou final para a tutela da marca, desenho industrial e da patente, que prescinde de dano para ser deferida.[5]

     Com isso, excluem-se de seu campo cognitivo indagações acerca do elemento subjetivo, da culpa[6], afirma Luiz Guilherme Marinoni afirma que

     “O dano e a culpa não integram a demanda preventiva, o que significa dizer que não fazem parte da cognição do juiz e que, assim, estão obviamente fora da atividade probatória relacionada à inibitória. Na perspectiva da cognição, afasta-se, para a obtenção da inibitória, qualquer necessidade de demonstração de dano e de culpa”.[7]

     A tutela inibitória é essencialmente preventiva, sempre voltada para o futuro, destinando-se a impedir a prática de um ilícito, sua repetição ou continuação[8].

     A tutela inibitória, na afirmação de Luiz Guilherme Marinoni, “não tem qualquer caráter sub-rogatório, destina-se a garantir a integridade do direito em si”. [9]

     Nesse sentido, o STJ determina que “a não observância dos padrões dos produtos e serviços da marca licenciada demonstra o seu uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização”. [10]

     Luiz Fernando Casagrande Pereira demonstra que

     “A propriedade industrial liga-se indissociavelmente à tutela preventiva. Nesse contexto, ante a estreita ligação que se faz entre propriedade industrial e tutela preventiva, o ‘justificado receio’ previsto no dispositivo se refere ao justificado receio de que o ilícito venha a ser praticado ou repetido. A prática ou repetição do ilícito é a própria ineficácia do provimento final preventivo. […]. É preciso reconhecer, entretanto, que a ausência de familiaridade que se tem com a distinção entre ilícito e dano leva a doutrina, que se propõe a indicar os contornos do que seria esse justificado receio, a relacioná-lo com à ocorrência de dano […]. Já, se for para ler a disposição do art. 273 do CPC como disciplina acessória, em nome de um regime geral de tutela de urgência, o “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, esse dano irreparável ou de difícil reparação será a ocorrência do ilícito. Pelo mesmo raciocínio, como a inibitória, em especial na propriedade industrial, liga-se à tutela preventiva, a impossibilidade de ‘ser preventiva’ constitui o próprio dano irreparável ou de difícil reparação.” [11]

     A tutela inibitória depende tão somente da existência de uma ameaça a direito, isto é, da probabilidade de ocorrência de um ilícito, o qual seja um ato contrário ao direito.

     Resta evidenciado que o dano é uma eventual consequência de um ato contrário ao direito.

     É suficiente para uma ação inibitória a demonstração da possível ocorrência de um ato ilícito.

     Tem-se, assim, que o autor de ação de inibitória relacionada aos direitos de propriedade industrial não precisa sequer alegar que a violação causará enormes prejuízos para preencher o requisito do justificado receio.

     É suficiente que o ato ilícito esteja por ocorrer (ou vá se repetir ou esteja, ainda, ocorrendo). Aí o justificado receio.

     A ocorrência de danos poderá se prestar a mero argumento de reforço.[12]

     A jurisprudência tem se posicionado da seguinte forma:

     “Administrativo. Agravo de instrumento. Registro. Marcas e patentes. Antecipação de tutela. Requisitos. A antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela, a teor do art. 273 do Código de Processo Civil, depende, além da existência de prova inequívoca e do convencimento do julgador acerca da verossimilhança da alegação, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou ainda que fique caracterizado abuso de direito de defesa ou caracterizado manifesto propósito protelatório do réu. No caso dos autos, não restou caracterizada prova inequívoca acerca do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” [13]

     Como expõe Luiz Guilherme Marinoni, se há um direito que exclui um fazer, ou uma norma definindo que algo não pode ser feito, a mera probabilidade de ato contrário ao direito – e não de dano – é suficiente para a tutela jurisdicional inibitória. Ou seja, o titular de uma marca comercial tem o direito de inibir alguém se usar a sua marca, pouco importando se tal uso vai produzir dano. Do mesmo modo, se uma norma impede a venda de determinado produto, a associação dos consumidores (por exemplo) pode pedir a inibição da venda, sem ter que demonstrar probabilidade de dano. [14]

     A razão para isso é simples: acaso se imagine que a ação inibitória serviria a inibir o dano, supor-se-ia que nada haveria antes do dano que pudesse ser considerado ilícito.

     Nesse espectro ação inibitória pode ter caráter satisfatório, intentada por meio de procedimento de conhecimento, uma vez que impede efetivamente a violação de um direito, independente de dano.

     Isto é, não se liga instrumentalmente a nenhuma outra ação considerada “principal”.

[1] Parte integrante do meu livro: AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Placido, 2017. Podemos ver a entrevista de lançamento do livro em: https://youtu.be/UZnq2VQFTtw

[2] 1 As medidas judiciais comuns neste estudo possuem relação especial com a Tutela Específica, Tutela Inibitória, Tutela Cautelar e Tutela Substitutiva. Relacionam-se, alguns exemplos: pretensão de obrigação de fazer e de não fazer (tutela específica e inibitória, CPC artigo 461); pretensão de reparação de danos (tutela substitutiva); medida cautelar inominada; cautelar de sequestro; busca e apreensão nos crimes contra a propriedade industrial (LPI, art. 200 e seguintes); pretensão de nulidade (LPI, art. 173 e seguintes); e mandado de segurança contra ato de autoridade, quando houver violação a direito líquido e certo, gênese do remédio constitucional nominado. ZOLANDECK, João Carlos Adalberto. Tutela jurisdicional da propriedade intelectual e o processo constitucional civil. Conhecimento Interativo. São José dos Pinhais, PR, v. 4, n. 1, p. 49-64, jan./jun. 2008, p. 53. Disponível em: Acesso em: 12.8.2016.

[3] CARVALHO, Patrícia Luciane. A proteção e a efetividade do direito à propriedade intelectual concebida pela ordem internacional (ONU, OEA e OMC), pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: . Acesso em: 12.8.2016.

[4] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. Individual e coletiva. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 67.

[5] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JÚNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 700-701) afirmam que o objetivo da tutela inibitória “é impedir, de forma direta e principal, a violação do próprio direito material da parte. É providência judicial que veda, de forma definitiva, a prática de ato contrário aos deveres estabelecidos pela ordem jurídica, ou ainda sua continuação ou repetição”.

[6] 5 Tribunal de Justiça de São Paulo (BRASIL. TJSP, Ap. 83.073-1, Rel. Des. Moretzsohn de Castro, Jurisprudência Brasileira, v. 132, p. 181/182.), afirma literalmente que é irrelevante, para efeito de tutela da marca, “a existência de dolo ou culpa de comerciante que utiliza em seu nome comercial marca registrada de outrem”.

[7] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. Individual e coletiva. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 50.

[8] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. Individual e coletiva. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 38.

[9] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. Individual e coletiva. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 38.

[10] BRASIL. STJ. REsp 1387244/DF, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, terceira turma, julgado em 25.2.2014, DJE 10.3.2014.

[11] PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. Aspectos processuais da Lei nº 9.279/96. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 184-185.

[12] PEREIRA, Luiz Fernando Casagrande. Tutela jurisdicional da propriedade industrial. Aspectos processuais da Lei nº 9.279/96. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 186.

[13] BRASIL.TRF4, AG 5011262-53.2013.404.0000, Quarta Turma, Relatora p/ Acórdão Vivian Josete Pantaleão Caminha, D.E. 12.8.2016.

[14] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. Individual e coletiva. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 63-64.

* Leonardo Gomes de Aquino é Articulista do Estado de Direito, responsável pela Coluna “Descortinando o Direito Empresarial” – Mestre em Direito. Pós-Graduado em Direito Empresarial. Pós-graduado em Ciências Jurídico Empresariais. Pós-graduado em Ciências Jurídico Processuais. Especialização em Docência do Ensino Superior. Professor Universitário. Autor do Livro “Direito Empresarial: teoria da Empresa e Direito Societário”.
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