Cessão da marca

Coluna Descortinando o Direito Empresarial

84 – Semana – Cessão da marca

O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, a título gratuito (doação) ou oneroso (venda), desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro (art. 134 da LPI).

A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos (art. 135 da LPI). Exceção a essa regra são os grupos de empresas, já que as empresas tem controle comum e os mesmos interesses, não haveria erro, dúvida ou confusão suscetíveis de prejudicar a concorrência e o consumidor.

O Manual de Marcas demonstra que:

Foto: Pixabay

Desta regra legal se extrai que o exame da transferência por cessão deve observar o princípio estabelecido pelo art. 135 da LPI, i.e., a impossibilidade da convivência de sinais iguais ou semelhantes para assinalar produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico ou afim. Portanto, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros de marcas não transferidas, iguais ou semelhantes, que visem assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins. [1]

Dannemann[2] dispõe que a “partir da data da assinatura do contrato de cessão pelas partes não pode o cedente impedir o livre uso da marca pelo cessionário. Não obstante recomenda-se a averbação da cessão junto ao INPI. de modo a conferir-lhe publicidade”, mas mantém o cedente a legitimidade para defender a sua marca contra ofensas de terceiros aos seus direitos. João da Gama Cerqueira dispõe que cedida ou por outra forma alienada a marca, o adquirente fica sub-rogado, desde logo, em todos os direitos resultantes do registro, inclusive, não é necessário dizer, o direito de renová-lo, na forma da lei. O alienante torna-se estranho à marca, de modo que, voltando a usá-la, incorrerá nas penas da lei, como qualquer contrafator. [3]

O INPI tem sobrestado processos de transferência de pedidos de registro de marcas até decisão final do exame do pedido de registro, o que na opinião de Dannemann é totalmente sem sentido, pois a titularidade nada tem a ver com a registrabilidade. [4]

É importante ressaltar que o averbação da cessão gera efeito erga omnes em relação ao direito transferido.

Notas:

[1] INPI. Manual de Marcas. Resolução nº 177, de 18 de janeiro de 2017.

[2]  IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. 3ª. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 330.

[3] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1952. v. II, t. I, Parte II, p. 62-64.

[4] IDS, Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à Lei de Propriedade Industrial. 3ª. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 330.

obs.: Texto integrante do Livro: AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Placido, 2018, p. 358-359.

Referência:

AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Placido, 2018, p. 358-359.

Leonardo Gomes de Aquino é Articulista do Estado de Direito, responsável pela Coluna “Descortinando o Direito Empresarial” – Mestre em Direito. Pós-Graduado em Direito Empresarial. Pós-graduado em Ciências Jurídico Empresariais. Pós-graduado em Ciências Jurídico Processuais. Especialização em Docência do Ensino Superior. Professor Universitário. Autor do Livro “Direito Empresarial: teoria da Empresa e Direito Societário”.

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