147 – Semana –  Formas de proteção do Direito da Propriedade Industrial

Coluna Descortinando o Direito Empresarial, por Leonardo Gomes de Aquino, articulista do Jornal Estado de Direito

147 – Semana –  Formas de proteção do Direito da Propriedade Industrial  [1]

     Os titulares da patente de invenção, do modelo de utilidade, do registro de desenho industrial ou da marca podem se utilizar de diversos mecanismos judiciais para assegurar o seu direito[2].

     O STJ entende que “para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos”[3].

     O art. 207 da LPI disciplina que, “independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil”.

     Qual seria o prazo para a propositura dessas as ações civis? Seria decadencial ou prescricional?

     Yussef Said Cahali[4] aponta diversos meios para distinguir a prescrição e a decadência.

     O primeiro critério apontado está na origem da ação, pois se pretensão serve para o exercício do direito o prazo é extintivo do direito e o seu decurso produz decadência; no caso de proteção de um direito, o prazo é extintivo da pretensão e seu decurso gera a prescrição.

     O segundo critério reside na ação adequada para a tutela de cada tipo de direito, ou seja, com base na classificação dos direitos individuais, isto porque se o tempo incidir sobre direitos potestativos, que não podem sofrer lesão ou violação, teremos ações constitutivas que neste caso é passível de decadência, mas se a situação jurídica trata de direitos a uma prestação positiva ou negativa, que são passiveis de violação ou lesão, estaríamos presente uma ação condenatória e como consequência apta a prescrição.

     O terceiro critério apontado é a especificação legislativa, onde cabe ao legislador apontar os casos passíveis de prescrição e decadência e foi este o caminho adotado pelo legislador na elaboração do Código Civil, uma vez que há distinção expressa da decadência e da prescrição, inclusive na ponderação dos prazos, assim, “violado o direito, nasce para o sujeito titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206” (art. 189 do CC).

     A LPI dispõe que o prazo é prescricional para as ações de nulidade de patente, desenho industrial e marca e para a reparação por ofensa ou o dano a direito de propriedade industrial, na forma do art. 225 da LPI. Assim, o prazo é de cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. (Súmula 143/STJ), sendo omissa para as demais ações judiciais.

     O STJ decidiu que o prazo para a propositura da ação de indenização pelo uso indevido da marca é de cinco anos, sendo que o “termo inicial da prescrição da ação indenizatória por uso indevido de marca surge a partir da violação do direito, prolongando-se no tempo nos casos de violações permanentes ou continuadas”[5].

     “DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PLEITEAR

     INDENIZAÇÃO DECORRENTE DO USO DE MARCA INDUSTRIAL QUE IMITE OUTRA PREEXISTENTE. O termo inicial do prazo prescricional de cinco anos (art. 225 da Lei 9.279/1996) para pleitear indenização pelos prejuízos decorrentes do uso de marca industrial que imite outra preexistente, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia registrada (art. 124, XIX), é a data da violação do direito à propriedade industrial e se renova enquanto houver o indevido uso. Isso porque o prazo prescricional começa a correr tão logo nasça a pretensão, a qual tem origem com a violação do direito subjetivo – o direito de propriedade industrial. Ademais, considerando que a citada violação é permanente, enquanto o réu continuar a utilizar marca alheia registrada, diariamente o direito será violado, nascendo nova pretensão indenizatória, motivo pelo qual não há como reconhecer que a pretensão do autor estava prescrita quando do ajuizamento da demanda.” [6]

     Sendo assim, deve aplicar-se o Código Civil para dirimir a lacuna existente[7]. O art. 205 do CC dispõe que “a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

     Denis Borges Barbosa afirma que o prazo para ação adjudicatória das patentes é o mesmo da ação de nulidade de patente pelos seguintes motivos

     “Assim como ocorre com o art. 49, relativo às patentes, que afirma a adjudicatória como pretensão alternativa à nulidade, o art. 166 também, colocado num capítulo que trata de nulidade, utiliza-se da mesma forma, “poderá, alternativamente, reivindicar, por meio de ação judicial, a adjudicação do registro”. [8]

     Denis Borges Barbosa afirma que “não existe prazo de contenção da pretensão de interdição do uso de título de propriedade intelectual”[9].

     Contudo, o transcurso de tempo consolida situações e devendo nesse caso se utilizar de prazos para evitar demandas intemporais no judiciário, pois nesse caso a segurança jurídica consolidada pelo tempo deve prevalecer. Assim, na falta de prazo deve aplicar-se ao caso o prazo maior de 10 anos.

     Ações cautelares de busca e apreensão e notificação devem ser propostas dentro do prazo de 30 dias do conhecimento dos fatos que incidem a necessidade de tal demanda.

     O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei 12.016/2009).

AÇÕES PROCESSUAIS E SEUS PRAZOS

[1] Parte integrante do meu livro: AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Placido, 2017.

[2]  AQUINO, Leonardo Gomes de. Aspectos jurisdicionais da propriedade industrial. Revista de Direito Empresarial: ReDE, São Paulo, v. 4, n. 18, p. 151-195, set. 2016.

[3] BRASIL. STJ. REsp 1450143/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, terceira turma, julgado em 19.8.2014, DJE 2.9.2014. BRASIL. STJ. REsp 401105/RJ, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/ AP), quarta turma, julgado em 20.10.2009, DJE 3.11.2009.

[4] CAHALI, Yussef Said. Prescrição e Decadência. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 27-34

[5]  BRASIL. STJ. REsp 1282969/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, julgado em 21.8.2014, DJE 8.9.2014. BRASIL. STJ. REsp 1320842/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 14.5.2013, DJE 1.7.2013.

[6] BRASIL. STJ. REsp 1.320.842-PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14.5.2013.

[7] AQUINO, Leonardo Gomes de. Aspectos jurisdicionais da propriedade industrial. Revista de Direito Empresarial: ReDE, São Paulo, v. 4, n. 18, p. 151-195, set. 2016.

[8] BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a adjudicatória em marcas. 2010. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nota_adjudicatoria_marcas.pdf>. Acesso em 2.7.2019.

[9] BARBOSA, Denis Borges. A Prescrição da ação interditaria de uso de marca no caso de uso continuado. Disponível em: <http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/prescricao_acao_interditoria.pdf>. Acesso em 2.7.2019.

* Leonardo Gomes de Aquino é Articulista do Estado de Direito, responsável pela Coluna “Descortinando o Direito Empresarial” – Mestre em Direito. Pós-Graduado em Direito Empresarial. Pós-graduado em Ciências Jurídico Empresariais. Pós-graduado em Ciências Jurídico Processuais. Especialização em Docência do Ensino Superior. Professor Universitário. Autor do Livro “Direito Empresarial: teoria da Empresa e Direito Societário”.

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