161 – Semana –  O Princípio da Prioridade na Propriedade Industrial

Coluna Descortinando o Direito Empresarial, por Leonardo Gomes de Aquino, articulista do Jornal Estado de Direito

161 – SEMANA –  O Princípio da Prioridade na Propriedade Industrial[1]

Princípio da Prioridade

     Pelo princípio da prioridade, um estrangeiro ou nacional pode ter, em todos os demais países partícipes de um ato internacional, um prazo para requerer seus direitos, sem prejuízo da novidade e anterioridade, ou seja, é direito e não obrigação. O direito de prioridade permite-lhe pedir a proteção para a sua invenção, já objeto de pedido de patente ou de modelo de utilidade no Brasil, em qualquer Estado membro da Organização Mundial do Comércio ou da Convenção da União de Paris[2], dentro do prazo de 12 (doze) meses para as patentes (invenção e modelo de utilidade) e de 6 (seis) meses para as demais proteções (desenho industrial e marcas) a contar da data do seu pedido, sem que qualquer fato ocorrido nesse período, por exemplo, outro pedido, a publicação ou a exploração da invenção, invalide o segundo pedido.

MODELO

Figura 12: Fluxograma do Princípio da Prioridade

     Gabriel di Blasi e outros demonstram com maestria este direito com a seguinte indagação

     Suponhamos que um titular tenha regularmente, depositado um pedido de patente para o seu invento na nação A e que, posteriormente, venha também pleiteá-la na nação B, reivindicando o direito de prioridade.

     Se T1 é a data é a data do depósito do pedido em A, o inventor pode, até a data T2 (T1 corresponde + 12 meses), depositar o mesmo invento na nação B reivindicando a prioridade devida ao depósito em A. Nenhum outro invento, com iguais características, poderá ser patenteado se originalmente for depositado na, nação B, dentro do intervalo T1T2, e nem poderá prejudicar o primeiro invento quanto à novidade ou outro aspecto de proteção.

     Entretanto, se outro invento de características idênticas ao depositado na nação A também for depositado na nação B, dentro do período T1T2, reivindicando direito de prioridade correspondente a um depósito de patente mais antigo feito em uma terceira nação (C), o invento relativo à A será prejudicado na nação B. [3]

     Além da prioridade do depósito ou registro por meio da Convenção da União de Paris (CUP), há também a possibilidade de alcançar o reconhecimento do direito de patente da propriedade industrial em mais de um país pelo Tratado de Cooperação Internacional em Matéria de Patentes (PCT), internalizando no Brasil por meio do Decreto nº 81.742/78. Dessa forma, simultaneamente, um procedimento escalonado poderá conferir proteção internacional à determinada patente. [4]

     Na prática, é como se os pedidos depositados nos demais países fossem concomitantes ao pedido original, de modo que os fatos verificados no intervalo, como outro pedido de terceiro, publicações, etc., não invalidarão o pedido feito com reivindicação de prioridade.

2.2.1. Pedido de Prioridade da Patente e do Desenho Industrial

     Na prioridade do Desenho industrial[5] aplicam-se as regras para as patentes no que couber, salvo no caso da comprovação deverá ocorrer em até 90 (noventa) dias contados do depósito.

     Este direito encontra-se delimitada entre os artigos 16 e 17 da LPI, que trata essencialmente do direito de prioridade. O depósito de pedido feito no exterior dá ao depositante o direito de prioridade à obtenção de patente do Brasil. [6]

     No dizer da LPI, art. 16, “ao pedido de patente depositado em pais que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos”.[7]

     O art. 17 da LPI estabelece a prioridade interna para as patentes de invenção ou modelo de utilidade, isto é, a reivindicação de prioridade tendo por base um primeiro pedido de patente de invenção ou modelo de utilidade depositado no Brasil. O princípio e o prazo para benefício da prioridade interna são os mesmos da prioridade unionista, ou seja, 1 (um) ano a partir da data de depósito do pedido original. Contudo, só poderá ser requerida pelo depositante do primeiro pedido (pedido anterior). Ao ser reivindicada a prioridade interna o pedido que lhe servir de base é considerado retirado. Ao solicitar prioridade interna, precisa ser indicada no formulário de depósito do segundo pedido. A prioridade interna não amplia os prazos para reivindicação da prioridade unionista, isto é, se o depositante desejar depositar seus pedidos em outros países, deverá fazê-lo no prazo de 12 (doze) meses do depósito do primeiro pedido (pedido anterior que serviu de base para a prioridade interna).

     O pedido de prioridade, acompanhando em regra da respectiva comprovação será formulado no ato de depósito, podendo ser suplementado dentro de 60 dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante[8]. Quando não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta dias) contados do depósito[9].

     Se tratado de pedido internacional depositado em virtude de tratado em vigor no Brasil, sua tradução deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 dias contados da data da entrada do processamento nacional, mas poderá ser substituída por uma simples declaração do depositante, se o pedido depositado no Brasil estiver fielmente contido no documento de origem.

     Se a prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem, sob pena de perda prioridade.

     A falta de comprovação dos prazos acima estabelecidos acarretará a perda da prioridade. Em caso de Pedido depositado com reivindicação de prioridade o requerimento para a antecipação de publicação deverá ser instruído coma comprovação da prioridade. A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida. O pedido anterior ainda pendente será considerado arquivado.

     O Tribunal Regional da 2ª Região decidiu que:

I – O legislador, para possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativas a invenções cuja patenteabilidade não era permitida pela legislação nacional precedente, o direito de obter proteção no Brasil, sem o requisito da novidade (uma vez que já divulgadas), assegurou às referidas patentes, o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil, e limitado ao prazo de 20 (vinte) anos, estabelecido no artigo 40 da LPI como prazo máximo de vigência de patente de invenção no país. II – Cumpre acrescentar, no que se refere ao prazo do artigo 40, que ele funciona apenas como um limite, pois se o lapso remanescente no país do depósito for menor que vinte anos, esse prazo é que será aplicado. Na verdade, foi estabelecido um limite pelo legislador porque nada impede que outros países confiram um prazo maior de proteção às patentes de invenção, já que o que o TRIP’s assegura aos países assinantes é um prazo mínimo de proteção. III – A patente brasileira PI 1100353-7, depositada no Brasil em 24.4.1997, foi concedida em 6.6.2000 pelo INPI, tendo como prioridade o pedido de depósito no Reino Unido da Grã Bretanha – GB 9221220.8, cujo depósito data de 09/10/1992 (fl. 24). Observa-se, outrossim, que a patente europeia EP 0 663 916 B1, concedida pelo prazo de vinte anos a partir da data do depósito na União Europeia, que se deu em 24.9.1993, somente restou outorgada em 25.11.1998 (fl. 48), ou seja, após o depósito no Brasil (24.4.1997). IV – Como à época do depósito do pedido da patente em questão junto ao INPI, a parte autora era detentora apenas da patente GB 9221220.8, que só restou abandonada após a concessão da patente europeia no ano de 1998, conforme se verifica à fl. 78, a aludida concessão não tem o condão de modificar o prazo de proteção originariamente fixado pelo INPI, uma vez que o prazo remanescente de proteção é contado a partir da data do depósito no Brasil. V – Apelação e Remessa Oficial providas.[10]

     Patente estrangeira só prevalece no Brasil se o pedido de prioridade tiver sido feito antes do registro do produto similar nacional. Em suma, a legislação nacional e o tratado da Convenção de Paris, prevê que a patente de invenção estrangeira terá prioridade também no Brasil, desde que seja efetuado um depósito nacional ou reivindicada sua prioridade no Brasil. Trata-se do princípio da Prioridade Unionista. Esse princípio, estabelecido pelo artigo 4º da Convenção da União de Paris, dispõe que o primeiro pedido de patente ou desenho industrial depositado em um dos países membros serve de base para depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais

     Usando um caso ilustrativo, demonstremos como funciona este direito de prioridade: Sujeito A solicitou determinada patente na Argentina em 02/02/2010 e requereu no Brasil 01/02/2011. O Sujeito B requereu o mesmo objeto de patente de Sujeito A, no Brasil em 02/06/2010 Diante, da estória que o pedido que deveria prevalecer no Brasil? De acordo com o princípio da prioridade deve prevalecer o Pedido do Sujeito A, desde que comprovada à data do pedido na Argentina que é 02/02/2010, portanto anterior à data do Sujeito B.

Cronograma

Figura 13: Fluxograma do Princípio da Prioridade do Desenho Industrial

     Na prática, é como se os pedidos depositados nos demais países fossem concomitantes ao pedido original, de modo que os fatos verificados no intervalo, como outro pedido de terceiro, publicações, etc., não invalidarão o pedido feito com reivindicação de prioridade.

2.2.2. Pedido de Prioridade da Marca

     Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, que é de 6 meses, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

     A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil. A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante. Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade. Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade (art. 127 da LPI).

     O direito de prioridade nasce para beneficiar aquele que faz um primeiro depósito regular de uma marca em qualquer país que mantenha tratado internacional com o Brasil e são três as condições para tanto:

     Marca estrangeira só prevalece no Brasil se o pedido de prioridade tiver sido feito antes do registro da marca similar nacional.

     Usando um caso ilustrativo, demonstremos como funciona este direito de prioridade: Sujeito A obteve determinada patente na Argentina em 02/02/2015 e requereu no Brasil 01/06/2015. O Sujeito B requereu o mesmo objeto de patente de Sujeito A, no Brasil em 02/03/2015. Diante, da estória que o pedido que deveria prevalecer no Brasil? De acordo com o princípio da prioridade deve prevalecer o Pedido do Sujeito A, desde que comprovada a data do pedido na Argentina que é 02/02/2015, portanto anterior à data do Sujeito B.

MODELO

Figura 15: Fluxograma das fases para concessão da Prioridade

     No sistema atributivo de direito, somente se adquire a propriedade e o uso exclusivo de marca, por meio do registro. Segundo este princípio, aquele que primeiro depositar o pedido terá a propriedade, salvo aplicabilidade do princípio da prioridade.

[1] Parte integrante do meu livro: AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Placido, 2017. Podemos ver a entrevista de lançamento do livro em: https://youtu.be/UZnq2VQFTtw

[2] A Resolução/INPI/PR nº 180 de 21 de fevereiro de 2017 institui a segunda fase do projeto piloto de priorização do exame de pedidos de patentes com origem no Brasil e com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional, “Prioridade BR”.

[3] BLASI, Gabriel di e outros. A propriedade industrial. Os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 54-55.

[4] De acordo com o INPI o principal objetivo do PCT, que é monitorado pelo OMPI/WIPO é simplificar e tornar mais econômico a proteção das patentes quando for requerida em mais de um Estado Membro.

[5] Art. 10. Caso a reivindicação de prioridade feita no ato de depósito seja suplementada por outras, conforme § 1º do art. 16 da LPI, não será alterado o prazo inicial de noventa dias contados do depósito do pedido (art. 99 da LPI) para as respectivas comprovações. Art. 11. Se o documento que deu origem à prioridade for de depositante distinto daquele que requereu o pedido no Brasil, por cessão de direitos, deverá ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão, firmado em data anterior à do depósito no Brasil, ou declaração de cessão ou documento equivalente, dispensada notarização/legalização, e acompanhado de tradução simples ou documento bilíngue. § 1º As formalidades do documento de cessão do direito de prioridade serão aquelas determinadas pela lei do país onde houver sido firmado.  § 2° Presume-se cedido o direito ao depósito e o direito de prioridade em caso de pedido de registro de desenho industrial de cujo depositante seja empregador ou contratante do autor, desde que apresentado o documento comprobatório de tal relação e da cessão das futuras criações, ou documento equivalente.  Art. 12. A falta de comprovação da reivindicação de prioridade prevista no art. 16 da LPI acarretará a perda de prioridade, salvo se a parte comprovar que não a realizou por justa causa, aplicando-se o disposto no art. 221 da LPI.

[6] A Resolução/INPI/PR nº 179 de 21 de fevereiro de 2017 tem como finalidade aperfeiçoar os procedimentos para a entrada na fase nacional dos pedidos internacionais de patente depositados nos termos do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), junto ao INPI, como Organismo Designado ou Eleito.

[7] Os prazos previstos na Convenção da União de Paris, adotada no Brasil por força do Decreto 75.572/75. Art. 4º C . (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

[8] Denis Borges Barbosa afirma que “os documentos, em si, têm uma dupla função, e há que se distinguir o que pertence a cada uma delas. A primeira função é a informacional: a patente serve para divulgar a tecnologia inventada, para conhecimento geral, embora não o seja para uso geral, eis que esse é exclusivo do titular. Assim, contribui-se para a aceleração da pesquisa, e possibilita-se que, ao fim do prazo da patente, a tecnologia passe a ser, então sim, de domínio comum. Esta função é desempenhada primordialmente pelo relatório descritivo. A segunda função é a reversa: a de restringir o uso da tecnologia, tal como circunscrita pelas reivindicações. Nem tudo que está no relatório será reivindicado (o estado da arte certamente não o será.), mas tudo o que for reivindicado deverá necessariamente estar no relatório”. BARBOSA, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes. Disponível em: <http://denisbarbosa.addr.com/equivale.pdf>. Acesso em 15.7.2016.

[9] Em primeiro lugar, porque não se pode olvidar que o sistema jurídico brasileiro não admite meio de prova (administrativa ou judicial) em língua estrangeira sem tradução, conforme se confere nos artigos 224 do Código Civil e artigos 151 e 157 do Código de Processo Civil. Art. 224 (CC) – Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no País. Art. 157 (CPC) – Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira, quando acompanhado de versão em vernáculo, firmado por tradutor juramentado.

[10] BRASIL. TRF. 2ª Região. RJ. Primeira Turma Especializada. Classe: AMS – Apelação em Mandado de Segurança – 60301. Processo: 2000.51.01.026041-7. Data Decisão: 15.1.2008 Documento: TRF-200177971. Desembargador Federal Aluísio Gonçalves De Castro Mendes. DJU 28.2.2008 – P. 664. http://www2.trf2.gov.br/ Acesso em 15.7.2016.

* Leonardo Gomes de Aquino é Articulista do Estado de Direito, responsável pela Coluna “Descortinando o Direito Empresarial” – Mestre em Direito. Pós-Graduado em Direito Empresarial. Pós-graduado em Ciências Jurídico Empresariais. Pós-graduado em Ciências Jurídico Processuais. Especialização em Docência do Ensino Superior. Professor Universitário. Autor do Livro “Direito Empresarial: teoria da Empresa e Direito Societário”.

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