150 – Semana –  Abstenção de uso da marca

Coluna Descortinando o Direito Empresarial, por Leonardo Gomes de Aquino, articulista do Jornal Estado de Direito

 

 

 

 

150 – Semana –  Abstenção de Uso da Marca [1]

 

     O fundamento para a propositura da referida ação é que a LPI veda a reprodução total ou parcial de marca alheia.

     A proibição alcança o elemento essencial ou características da marca, sendo possível apenas a reprodução de elementos acessórios ou secundários, em especial ao senso comum

     Dessa forma, o uso da marca já ocorreu e o requerente deseja que o usurpador se abstenha de continuar usando a marca. Sabido, mais, que em caso de reprodução não se discute a possibilidade de confusão.

     O que se deve verificar, na lição da melhor doutrina, é exclusivamente se a marca designa produto idêntico ou semelhante, ou pertencente ao mesmo gênero de comércio[2].

     Bastando para tanto a reprodução parcial de elemento essencial de marca, em idêntico ramo de atividade, para tipificar comportamento ilícito.

     O Tribunal de São Paulo tem decido da seguinte forma

     “AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Sentença que julgou parcialmente procedente, para apenas condenar a ré a se abster de usar a expressão “Z-MAX”, registrada pela autora Apelação de ambas as partes. Sentença mantida.

  1. Apelação da ré Abstenção do uso de marca Anterioridade do depósito e do registro da autora Confusão de nomes (“ZMAX”, “Z.MAX” e “Z-MAX”) Proteção à autora nos termos do art. 129, caput, da Lei nº. 9.279/1996 Ausência de violação ao art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal; ao art. 61 do Decreto n. 1.800/1996, que regulamentou a Lei n. 8.934/1994; ao art. 8º da Convenção União de Paris; e aos arts. 45 e 1.155 do Código Civil Pedido de abstenção do uso da marca “ZEMAX”, de titularidade da ré, não formulado, por dependência de ação própria de anulação de registro perante a Justiça Federal (art. 175, caput, Lei nº. 9.279/1996) Recurso não provido.
  2. Apelação da autora Abstenção do uso de marca Ausência de presunção de dano em razão das peculiaridades do caso Indenização por dano material e moral que depende de comprovação do prejuízo Recurso não provido.”[3]

     Desta forma, para a caracterização do direito de utilizar de ação judicial para abstenção do uso da marca, deve pautar-se não propriamente de reprodução, mas, sim, de imitação da marca, sem cópia servil, mas com semelhança suficiente para gerar confusão prejudicial ao titular com precedência de uso e aos próprios consumidores.

     “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE EXCLUSIVIDADE DE USO. 1. Ação ajuizada em 11.1.2007. Recurso especial interposto em 22/2/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016.

  1. Controvérsia que se cinge em definir o marco inicial do prazo prescricional da pretensão de abstenção de uso de marca.
  2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
  3. A pretensão de abstenção de uso de marca nasce para seu titular com a violação do direito de utilização exclusiva, tutelado pelo art. 129, caput, da Lei n. 9.279/1996.
  4. Diante do contexto dos autos, em que a autorização para utilização da marca foi conferida por ato de mera liberalidade da recorrida – titular do direito de uso exclusivo -, a pretensão inibitória nasceu a partir do momento em que foi desrespeitada pela recorrente a data assinalada como termo final de vigência da autorização.
  5. Recurso Especial não provido.”[4]

     Uma das formas mais sutis de imitação é a ideológica, qual seja, “a que procura criar confusão com a marca legitima por meio da ideia que evoca ou sugere ao consumidor.

     Enfim, há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma de suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta com o produto assinalado”.

     Assinala João da Gama Cerqueira que em tal hipótese, “o emprego da marca, que desperte a mesma ideia da marca legítima, mesmo que materialmente diversa, pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o em erro”. [5]

     Logo, a proteção à marca deve ser vista sob duplo aspecto[6].

     Um é evitar o erro, a confusão do consumidor; outro é evitar o parasitismo, o enriquecimento sem causa à custa do prestígio de marca alheia.

     Em casos de imitação de marcas, são clássicas algumas regras para aferição de hipóteses de erro, dúvida ou confusão.

     Logo há três elementos (princípios) importantes no tema:

     “(a) as marcas não devem ser confrontadas e comparadas, mas apreciadas sucessivamente, a fim de verificar se a impressão causada por uma recorda a impressão deixada por outra; (b) as marcas devem ser apreciadas, tendo-se em vista não as suas diferenças, mas as suas semelhanças; (c) finalmente, deve-se decidir pela impressão de conjunto das marcas e não pelos seus detalhes”. [7]

     Foi decidido pelo STJ no REsp. 1.105.422 – MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE “ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. UTILIZAÇÃO DE TERMO DESIGNATIVO DO COMPONENTE PRINCIPAL DO MEDICAMENTO. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONCORRÊNCIA DESLEAL. INEXISTÊNCIA. […] 4. A finalidade da proteção ao uso das marcas – garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF⁄88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI – é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC). […] 8. Recurso especial não provido.” [8]

     A utilização de expressões (signos) comuns não dá a possibilidade, por si só, de êxito no pedido da ação de abstenção do uso de marca.

     Afinal, por não existir prazo para a propositura da referida ação na LPI, devem ser aplicadas as regras do Código Civil, em especial o art. 205, que prevê o prazo de 10 anos, tendo como termo legal o conhecimento do uso indevido da marca, além é claro da possibilidade de propositura da ação penal correspondente do art. 189 da LPI.

[1] Parte integrante do meu livro: AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Placido, 2017.  Podemos assistir entrevista de lançamento do livro em: https://youtu.be/UZnq2VQFTtw

[2] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Forense: Rio de Janeiro. 1956. v. 2, T. 2., p. 911.

[3] BRASIL. TJSP. APL: 02735390620098260000 SP 0273539-06.2009.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 13.8.2013, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15.8.2013.

[4] BRASIL. REsp 1631874/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 9.11.2016.

[5] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Vol. 2. Tomo 2. Parte 3. Editora Revista Forense: Rio de Janeiro, 1956, p. 918.

[6] AQUINO, Leonardo Gomes de. Aspectos jurisdicionais da propriedade industrial. Revista de Direito Empresarial: ReDE, São Paulo, v. 4, n. 18, p. 151-195, set. 2016.

[7] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial. Vol. 2. Tomo 2. Parte 3. Editora Revista Forense: Rio de Janeiro, 1956, p. 918.

[8] BRASIL. STJ. REsp 1105422⁄MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10⁄05⁄2011, DJe 18.5.2011.

* Leonardo Gomes de Aquino é Articulista do Estado de Direito, responsável pela Coluna “Descortinando o Direito Empresarial” – Mestre em Direito. Pós-Graduado em Direito Empresarial. Pós-graduado em Ciências Jurídico Empresariais. Pós-graduado em Ciências Jurídico Processuais. Especialização em Docência do Ensino Superior. Professor Universitário. Autor do Livro “Direito Empresarial: teoria da Empresa e Direito Societário”.
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