152 – Semana –  Ação Indenizatória do Dano na Propriedade Industrial

Coluna Descortinando o Direito Empresarial, por Leonardo Gomes de Aquino, articulista do Jornal Estado de Direito

152 – Semana –  Ação indenizatória do dano na propriedade industrial[1]

     A ação indenizatória ou reparatória se dá pelo processo de conhecimento, pois em “não sendo possível prevenir a lesão dos direitos de propriedade industrial, prevê a lei seja prestada tutela substitutiva, representada por perdas e danos”[2].

     A tutela ressarcitória, em princípio, seria a simples tutela que responde a um direito pecuniário equivalente ao valor do dano sofrido, ou ainda a tutela alternativa à tutela específica, vale dizer, a tutela que visa a ressarcir o autor em pecúnia pela impossibilidade da tutela na forma específica. [3]

     A LPI assegura ao titular de pedido de patente obter indenização em face de exploração indevida do objeto em processo de patenteamento, em face de terceiros que, também no período compreendido entre a publicação do pedido e a concessão da patente, estejam explorando indevidamente o objeto reivindicado e no limite do quadro reivindicatório, consoante dispõem art. 44, § 3º da LPI:

     “Art. 44. Ao titular da patente, é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

• 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.”

     Por essa razão, o depositante do pedido de patente deve ter atenção redobrada ao redigir o quadro reivindicatório do pedido de patente, como salienta

     Denis Borges Barbosa “a primeira tarefa em toda ação relativa a patentes é decidir-se exatamente qual é o monopólio que o titular da patente detém”[4], isso porque o mesmo segundo posição jurisprudência possui expectativa de direito.[5]

     A pretensão substitutiva pode ter por objeto a reparação de danos materiais (prejuízos emergentes e lucros cessantes) e a reparação por danos morais, sendo comum à cumulação de pedidos nas controvérsias que envolvem o direito intelectual.

     “Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.

     Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

• 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.
• 2º Nos casos de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada.

     Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:

     I – Os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou

     II – Os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou

     III – a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem.”

     A tutela indenizatória não limita aos danos patrimoniais emergentes, mas também aos lucros cessantes e aos danos morais[6] que por ventura venha ser gerado em decorrência do uso indevido de uma marca, desenho industrial ou patente gerados, por exemplo, pela concorrência desleal.

     “Direito Macário. Recursos especiais. Marca. Bem imaterial componente do estabelecimento. Uso sem a anuência do titular. Impossibilidade. Concorrência desleal. Reconhecimento da violação do direito de propriedade industrial. Obrigação de indenizar. Apuração da extensão dos danos em liquidação de sentença. Possibilidade. Importação paralela e recondicionamento dos produtos sem a anuência do titular da marca. Impossibilidade.

1. A marca é importante elemento do aviamento, sendo bem imaterial, componente do estabelecimento do empresário, de indiscutível feição econômica.
2. Como o Tribunal de origem reconhece a existência de violação do direito de uso da marca, em observância ao artigo 209 da Lei nº 9.279/96, independentemente de ter sido demonstrada a exata extensão dos prejuízos experimentados pela autora, descabe o julgamento de improcedência dos pedidos exordiais, pois a apuração pode ser realizada em liquidação de sentença. Precedentes.
3. A marca é fundamental instrumento para garantia da higidez das relações de consumo. Desse modo, outra noção importante a ser observada quanto à marca é o seu elemento subjetivo, que permite ao consumidor correlacionar a marca ao produto ou serviço, evitando, por outro lado, o desleal desvio de clientela.
4. As importações paralelas lícitas são contratos firmados com o titular da marca no exterior, ou com quem tem o consentimento deste para comercializar o produto. Tendo o Tribunal de origem apurado não haver autorização, pela titular da marca, para a importação dos produtos, o artigo 132, inciso III, da Lei nº 9.279/96, não socorre a recorrente.
5. Tolerar que se possa recondicionar produtos, sem submissão ao controle e aos padrões adotados pelo titular da marca – que também comercializa o produto no mercado -, significaria admitir a inequívoca confusão ocasionada ao consumidor que, ao adquirir produto da marca, espera obter bem de consumo que atenda a determinado padrão de qualidade e confiabilidade que associa ao signo.
6. Conduta que, por outro lado, não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, que sobrelevam aos interesses da parte.
7. Recursos especiais parcialmente conhecidos para, na extensão, dar parcial provimento apenas ao da autora, para restabelecer o decidido na sentença, inclusive no que tange aos ônus sucumbenciais, devendo a extensão dos danos ser apurada em liquidação por artigos. Negado provimento ao recurso da ré.” [7]

     Luiz Guilherme Marinoni afirma que a Tutela ressarcitória, além de pressupor a existência de um dano, expressa uma forma de responsabilidade fundada, em regra, na culpa (ou no dolo), ou, em outras palavras, na correlação do evento danoso ao sujeito, que se exprime através da chamada imputabilidade.[8]

     Mas os danos compensáveis são os materialmente apurados. Sem existirem danos, ou melhor, sem comprová-los, não existirá indenização, logo o TJRJ decidiu pela aplicação da responsabilidade objetiva, uma vez que basta para caracterizar o dano a mera confusão ao consumidor.

     Propriedade Industrial – Contrafação – Comercialização – Obrigação de Indenizar – Responsabilidade Objetiva – Dano Material – Dano Moral – Apelação Cível – Ação Ordinária – Contrafação. Para a configuração da imitação, não importa ser o produto imitador cópia servil do produto e da marca imitada, bastando a capacidade de o produto gerar a confusão ao consumidor médio, induzindo-o em erro, face à forte identidade entre as características e qualidades do produto e da marca contrafator. A simples comercialização de produtos contrafeitos caracteriza, obriga à indenização da parte lesada, em danos materiais e imateriais, nestes compreendidos o da imagem, independente da prova de culpa do contrafator, sendo certo afirmar, que a existência o prejuízo causado pelo contrafator de marca notoriamente conhecida é presumida. [9]

     O artigo 209 da LPI autoriza a reparação material se houver violação de direito da propriedade industrial, o que restringe a prova do dano à configuração da falsificação.

     Ainda na LPI, o artigo 210 estabelece critérios abrangentes para fixar a indenização por lucros cessantes, tornando claro que a fabricação e comercialização de produtos contrafeitos trazem prejuízos que devem ser reparados.

     A mens legis desse dispositivo mostra, implicitamente, que não há casos em que a contrafação não gere danos.[10]

     Dessa forma, o dano na ação indenizatória é imprescindível, mas não para a caracterização de um ilícito.

     Logo, caberá indenização, por perdas e danos, lucros cessantes e danos emergentes, que deverão ser apurados em liquidação de sentença ou pelo cumprimento de sentença.

[1] Parte integrante do meu livro: AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Placido, 2017. Podemos ver a entrevista de lançamento do livro em: https://youtu.be/UZnq2VQFTtw

[2] 4 ZAVASCKI, Teori Albino. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial. Ajuris, v. 24, n. 71, p. 70-80, nov. 1997, p. 77. 105

[3] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. Individual e coletiva. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 462-463.

[4] BARBOSA, Denis Borges. Da Doutrina dos Equivalentes em Direito de Patentes. Disponível em: . Acesso em 12.8.2016. 107.

[5] Propriedade industrial. Modelo de utilidade. Pedido de registro junto ao INPI. Simples expectativa de direito, não ostentando a apelante a proteção oposta à ré. Precedentes deste Tribunal. Ausência, outrossim, do requisito da nova forma exigida pelos artigos 9º e 11 da Lei nº. 9.279/96. Improcedência da demanda preservada. Apelo improvido (BRASIL. TJSP, Apelação Cível nº 0146765- 19.2009.8.26.0100, Rel. Des. Donegá Morandini, 3ª Câm. Dir. Priv., Julgado em 29.3.2011). Marcas e patentes. Placas à base de fósforo para aquisição de imagens radiográficas digitais na área industrial – Sentença que determinou ao réu que se abstivesse de divulgar ser proprietário de patente ou de dizer que o uso dos equipamentos estaria restrito a si – Correção – Simples pedido de registro de modelo de utilidade que não autoriza o alarde, pelo requerente, de exclusividade no uso do objeto do pleito – Eventual direito indenizatório assegurado pelo artigo 44 da Lei n° 9.279/96 que poderá ser pretendido após a concessão efetiva da patente – Decisão de parcial procedência mantida – Recurso desprovido (BRASIL. TJSP, Apelação Cível nº. 920620-88.2003.8.26.0000, Relator Des. De Santi Ribeiro, 1ª Câm. Dir. Priv., Julgado em 2.12.2008).

[6] Processo civil e comercial. Marca. Nulidade. Declaração. Competência. Contrafação. Danos materiais e morais. Prova. 1. A alegação de que é inválido o registro, obtido pela titular de marca perante o INPI, deve ser formulada em ação própria, para a qual é competente a Justiça Federal. Ao Juiz estadual não é possível, incidentalmente, considerar inválido um registro vigente perante o INPI. 2. Na hipótese de contrafação de marca, a procedência do pedido de condenação do falsificador em danos materiais e morais deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação. Precedentes. 3. Recurso especial a que se nega provimento. (BRASIL. STJ. REsp 1322718/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.6.2012, DJe 11.12.2012).

[7] 9 BRASIL. STJ. REsp 1207952/AM, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23.8.2011, DJe 1.2.2012. 110.

[8] MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória. Individual e coletiva. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 463.

[9] BRASIL. TJRJ. AC 2.414/99 – (Reg. 040.599) – 18ª C. Cív. – Rel. Des. Jorge Luiz Habib – DJ. 24.3.1999. 112.

[10] BARBOSA, Denis Borges. Por uma visão imparcial das perdas e danos em Propriedade Industrial. 2008. Disponível em: Acesso em 12.8.2016.

* Leonardo Gomes de Aquino é Articulista do Estado de Direito, responsável pela Coluna “Descortinando o Direito Empresarial” – Mestre em Direito. Pós-Graduado em Direito Empresarial. Pós-graduado em Ciências Jurídico Empresariais. Pós-graduado em Ciências Jurídico Processuais. Especialização em Docência do Ensino Superior. Professor Universitário. Autor do Livro “Direito Empresarial: teoria da Empresa e Direito Societário”.

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