149 – Semana –  Ação de Adjudicação da Marca

Coluna Descortinando o Direito Empresarial, por Leonardo Gomes de Aquino, articulista do Jornal Estado de Direito

149 – Semana –  Ação de Adjudicação da Marca[1]

     Ação de Adjudicação de Marca Ação de adjudicação poderá ser proposta contra o usurpador da marca e não quanto ao criador autônomo, quando registrada em classe distinta, bem como não cabe não entendo que caiba adjudicatória de marca com base especificamente em título de estabelecimento anterior, não registrado.

     A ação de adjudicação de registro de marca deverá ser promovida toda vez que houver problema no que tange à titularidade/ legitimidade para o requerimento de registro de marca, pois nessa situação haverá algum registro de marca que foi deferido a quem não poderia requerê-los. [2]

     É importante ressaltar a distinção entre ação de nulidade de marca e a ação de adjudicação. Com efeito, enquanto na ação de nulidade há um registro de marcas em que não se atendeu aos requisitos e/ ou não se respeitou o procedimento para a sua obtenção, na ação de adjudicação defere-se o registro de marca – atendendo-se, portanto, aos requisitos e ao procedimento – a pessoa que não tem legitimidade para apresentar o pedido junto ao INPI.

     O art. 6º bis da Convenção da União de Paris (CUP) determina que

     “Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar, quer oficiosamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido de quem nisso tiver interesse, o registro e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, susceptíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa a quem a presente Convenção aproveita é utilizada para produtos idênticos ou semelhantes. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constituir reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação susceptível de estabelecer confusão com esta.

     2) deverá ser concedido um prazo mínimo de cinco anos, a contar da data do registro, para requerer a anulação do registro de tal marca. Os países da União têm a faculdade de prever um prazo dentro do qual deverá ser requerida a proibição de uso.

     3) não será fixado prazo para requerer a anulação ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé.”

     Denis Borges Barbosa afirma que

     “O art. 166 da Lei nº 9.279/96, de outro lado, tratando da nulidade de registro, ainda prevê que o titular de uma marca registrada em pais signatário da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a adjudicação do registro, nos termos previstos no Art. 6° septies (1) daquela Convenção.  Assim, se, a despeito da irregistrabilidade mencionada, o direito tiver sido obtido, o titular terá a reivindicatória para – ao invés de desfazer o registro – havê-lo para si.” [3]

     Ação de adjudicação é possível todas as vezes que a marca for usurpada, salvo nas hipóteses da titularidade em conjunto.

     Deve ser proposta perante a Justiça Federal a ação de adjudicação do direito industrial, em face da presença obrigatória no polo passivo no INPI, por estar em discussão a efetividade de ato administrativo e depender da Autarquia registradora o atendimento a qualquer decisão judicial.

     Aplicação do artigo 109, I, da CF. Tal questão possui um precedente na 1ª Turma do TRF da 2ª Região, proferido nos autos da apelação cível 2000.02.01.047903-0, de cuja ementa são reproduzidos os principais trechos:

     “Processo civil. Propriedade industrial.

     Competência da justiça federal apenas para ação de adjudicação de patente. Incompetência da justiça federal quanto ao pedido de indenização por supostas perdas e danos e quanto à reconvenção, por serem demandas entre particulares.

     Nulidade da sentença rejeitada.

     Agravos retidos desprovidos.

     Pedido de adjudicação de patente (PI) por empresa em face do depósito por ex-empregado menos de um ano após a cessação do contrato de trabalho. Indiscutíveis a patenteabilidade do invento e a autoria por parte do réu.

     Pesquisas ligadas à matéria objeto do contrato de trabalho, valendo-se o réu de know-how obtido pelos anos de relação entre as partes.

     Continuação das pesquisas nos laboratórios da UFPR, onde o réu é professor de pós-graduação.

     Partilhamento da titularidade da patente como solução mais justa para a hipótese. Aplicação de regras do CPI e da LPI. Provimento em parte do apelo.”

     Fica claro que a utilização da ação de adjudicação e a determinação da competência da Justiça Federal no pleito, por interferência obrigatória do INPI e deverá ser proposta dentro do prazo da ação de nulidade, conforme o direito usurpado.

     Assim como ocorre com o art. 49, relativo às patentes, que afirma a adjudicatória como pretensão alternativa à nulidade, o art. 166 também, colocado num capítulo que trata de nulidade, utiliza-se da mesma forma, podendo, “alternativamente, reivindicar, por meio de ação judicial, a adjudicação do registro”[4].

     Dessa forma, aplica-se à adjudicatória o mesmo prazo da nulidade, que é de 5 anos da concessão

[1] Parte integrante do meu livro: AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte: D´Placido, 2017.

[2]  AQUINO, Leonardo Gomes de. Aspectos jurisdicionais da propriedade industrial. Revista de Direito Empresarial: ReDE, São Paulo, v. 4, n. 18, p. 151-195, set. 2016.

[3]  BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas. Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2008, p. 300.

[4] AQUINO, Leonardo Gomes de. Aspectos jurisdicionais da propriedade industrial. Revista de Direito Empresarial: ReDE, São Paulo, v. 4, n. 18, p. 151-195, set. 2016.

* Leonardo Gomes de Aquino é Articulista do Estado de Direito, responsável pela Coluna “Descortinando o Direito Empresarial” – Mestre em Direito. Pós-Graduado em Direito Empresarial. Pós-graduado em Ciências Jurídico Empresariais. Pós-graduado em Ciências Jurídico Processuais. Especialização em Docência do Ensino Superior. Professor Universitário. Autor do Livro “Direito Empresarial: teoria da Empresa e Direito Societário”.

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