São espécies ou modalidades de contratos de know-how

Coluna Descortinando o Direito Empresarial

Se você deseja se tornar um colunista do site Estado de Direito, entre em contato através do e-mail contato@estadodedireito.com.br
Fonte: pixabay

Fonte: pixabay

Know-how

Franco (2011, p. 382) aponta que know-how pode ser puro ou misto (conjugada). No puro a transferência reside na licença de uso e cessão de tecnologia, devendo nesse caso o contrato prevê de forma clara e perfeita o produto que será concedida a licença. No misto (ou conjugada) a licença de uso ou cessão de tecnologia vem acompanhada da utilização da marca, como é o caso da franquia.

Podemos apontar seis modalidades de know-how: (a) contrato de licença para exploração de patente e desenho industrial; (b) contrato de licença para uso da marca e propaganda; (c) contrato de fornecimento de tecnologia industrial; (d) contrato de cooperação técnico-industrial; (e) contrato de serviços técnicos especializados e; (f) licença e cessão de software. Alguns autores incluem a cessão de direitos autorais.

Segundo Cerqueira (1952, p. 215-217) a licença é como autorização de exploração de um direito, sem transferência da propriedade, assemelhado ao contrato de locação.

O contrato de licença para exploração de “patente para exploração exclusiva ou não exclusiva de patete tem por escopo autorizar a efetiva exploração, por terceiros. De patente regularmente depositada com pedido de exame ou concedida no Brasil” (Diniz, 2005b, p. 1036).

O contrato de licença para uso da marca e propaganda “visa autorizar o efetivo uso, por terceiro, de marca ou propaganda regularmente depositada ou registrada no Brasil, consubstanciando direito de propriedade industrial” (Diniz, 2005b, p. 1036).

O contrato de fornecimento de tecnologia industrial: tem por fim primordial a aquisição de conhecimento e técnicas não amparados pelos direitos da propriedade industrial depositados ou concedidos no Brasil aplicáveis na produção de bens de consumo ou de insumos, podendo conter cláusula de sigilo e de indisponibilidade da tecnologia negociada ” (Diniz, 2005b, p. 1034).

O contrato de cooperação técnico-industrial é o que objetiva a aquisição de conhecimentos, de técnicos e de serviços requeridos para a fabricação de unidades e subunidades industriais, maquinas, equipamentos e outros bens de capital sob encomenda (Diniz, 2005b, p. 1030).

O contrato de serviços técnicos especializados regula a prestação de todo e qualquer serviço técnico que esteja diretamente ligado a atividades inerentes ao sistema produtivo, isto é, a todo e qualquer serviço técnico especializado prestado à indústria. (Diniz, 2005b, p. 1041).

O contrato de licença de software é “aquele no qual o titular do direito concede ao licenciado uma autorização de uso de determinado programa com ou sem exclusividade” (Franco, 2011, p. 390).

O contrato de cessão de software é aquele no qual “o titular do programa transfere, total ou parcialmente, os direitos decorrentes da sua criação” (Franco, 2011, p. 391).

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Resolução nº 54/2013 do INPI

A Resolução nº 54/2013 do INPI dispõe sobre os serviços de assistência técnica dispensados de averbação pela Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros e prevê que:

Art. 1º Divulgar a lista dos contratos de Serviços de Assistência Técnica que não são averbáveis, por não implicarem em transferência de tecnologia:

  1. Agenciamento de compras incluindo serviços de logística (suporte ao embarque, tarefas administrativas relacionadas à liberação alfandegária, etc…);
  2. Serviços realizados no exterior sem a presença de técnicos da empresa brasileira, que não gerem quaisquer documentos e/ou relatórios, como por exemplo: beneficiamento de produtos;
  3. Homologação e certificação de qualidade de produtos;
  4. Consultoria na área financeira;
  5. Consultoria na área comercial;
  6. Consultoria na área jurídica;
  7. Consultoria visando à participação em licitação;
  8. Serviços de marketing;
  9. Consultoria remota, sem a geração de documentos;
  10. Serviços de suporte, manutenção, instalação, implementação, integração, implantação, customização, adaptação, certificação, migração, configuração, parametrização, tradução ou localização de programas de computador (software);
  11. Serviços de treinamento para usuário final ou outro treinamento de programa de computador (software);
  12. Licença de uso de programa de computador (software);
  13. Distribuição de programa de computador (software);
  14. Aquisição de cópia única de programa de computador (software).

Art. 2º O INPI promoverá a atualização da listagem sempre que houver a necessidade de adequá-la.

A Resolução nº 91/2013 do INPI, dispõe no art. 5º que “os contratos averbados pelo INPI serão protegidos como segredo de indústria ou de comércio, nos termos do art. 206 da Lei 9.279/96, combinado com as razões dispostas no § 2º do artigo 5º do Decreto 7.724/12, sem limite de prazo de sigilo, divulgados apenas por decisão judicial ou para gentes públicos devidamente autorizados”.

A Instrução Normativa nº 16/2013 do INPI trata da à normalização para a averbação e o registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia.

Art. 1º Normalizar os procedimentos de averbação ou registro de contratos de transferência de tecnologia, de franquia e de licença compulsória de patente, na forma da LPI e da legislação complementar, especialmente a Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962; Lei nº 4.506, de 30 de novembro de 1964 e normas regulamentares sobre imposto de renda; Lei nº 7.646, de 18 de dezembro de 1987; Lei nº 8.383, de 31 de dezembro de 1991; Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, Lei nº 8.955, de 15 de dezembro de 1994 e Decreto Legislativo nº 30, de 30 de dezembro de 1994, combinado com o Decreto Presidencial n° 1.355, da mesma data, Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 e Decreto nº 3.201, de 06 de outubro de 1999 e Decreto nº 4.830, de 4 de setembro de 2003.

Esses contratos compõem o mercado de ativos intangíveis da empresa do qual o INPI participa por meio da averbação e do registro dos contratos.

 

Referência

AQUINO, Leonardo Gomes de. Propriedade Industrial. Belo Horizonte:D’Placido, 2017.

capa final

 

Leonardo Gomes de AquinoLeonardo Gomes de Aquino é Articulista do Estado de Direito, responsável pela Coluna “Descortinando o Direito Empresarial” – Mestre em Direito. Pós-Graduado em Direito Empresarial. Pós-graduado em Ciências Jurídico Empresariais. Pós-graduado em Ciências Jurídico Processuais. Especialização em Docência do Ensino Superior. Professor Universitário. Autor do Livro “Direito Empresarial: teoria da Empresa e Direito Societário”.

 

Comente

Comentários

  • (will not be published)

Comente e compartilhe